Cristina de Ulloa Solís -beaumont

SUMARIO

I. Acciones y procedimientos

II. Acciones y medidas cautelares urgentes en la jurisdicción civil

1. Acción de cesación de la actividad ilícita.
2. Acción indemnizatoria:

a. Concepto

b. Criterios indemnizatorios

c. Prescripción de la acción

3. Publicidad de la resolución

4. Diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual

5. Medidas cautelares

a. Medidas cautelares específicas en materia de propiedad intelectual

b. Medidas cautelares urgentes y caución sustitutoria

III.      Causas criminales

 

I.         Acciones y procedimientos

La Carta Magna establece el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva mediante la defensa, ante los juzgados y tribunales, de sus legítimos intereses y de aquellos derechos que el ordenamiento jurídico les otorgue. El ordenamiento jurídico español articula tres vías jurisdiccionales para proteger los derechos de propiedad intelectual: la jurisdicción civil, la jurisdicción penal y la contencioso-administrativa.

La protección en la vía civil tiene como fuente de derecho material la LPI y de procedimiento la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil (en adelante, Lec), así como la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial (en lo sucesivo, Lopj) que encomiendan a los juzgados de lo mercantil la tarea de tramitar los asuntos atinentes a la defensa de los derechos de propiedad intelectual. Dicha protección se fundamenta en el principio de justicia rogada y sus acciones se circunscriben al ámbito privado de las partes en disputa.

El orden jurisdiccional penal confía la protección de estos derechos a los juzgados de lo penal, en lo que se refiere al enjuiciamiento, y a los de instrucción en el ámbito de la investigación de los hechos. Su regulación se articula en la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal (artículos del 270 al 272) y en el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En este ámbito, el ejercicio de acciones tendentes a la protección de la propiedad intelectual puede dar lugar a la imposición de penas privativas de libertad debido a la gravedad de los hechos que se enjuician, con independencia de los efectos que pueda producir en el ámbito jurídico-privado de las partes. Por ello, el Estado interviene en estos procesos como parte interesada a través del Ministerio Fiscal.

En lo que se refiere a la protección en la vía contencioso-administrativa, de carácter residual hasta el momento ya que se circunscribía al ejercicio de acciones para la impugnación de determinados actos de las Administraciones Públicas, en la actualidad ha sido dotada de un gran protagonismo en la defensa de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información. La reciente aprobación de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, conocida como “Ley Sinde”[1]atribuye nuevas competencias a la Comisión de Propiedad Intelectual y a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de los servicios de la sociedad de la información.

En esta ocasión, nos centraremos en el estudio de la protección de los derechos de propiedad intelectual a través de la jurisdicción civil que constituye el cauce más utilizado para obtener el cese de las actuaciones ilícitas y el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por dichas conductas.

Desde una perspectiva legal, se puede decir que, la LPI establece las medidas necesarias para asegurar la tutela efectiva de los derechos de propiedad intelectual. Una regulación contenida en los artículos del 138 al 142 que conforman el Título Primero del Libro III del citado texto legal que abarca tanto las acciones de cesación, como las indemnizatorias, garantizando la protección preventiva de los citados derechos a través de medidas cautelares.

El artículo 138 LPI, legitima al titular de los derechos de propiedad intelectual para instar la cesación de la infracción, la remoción de sus efectos perjudiciales, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la misma, la publicación o difusión de la resolución judicial o arbitral que condene la violación de los derechos de propiedad intelectual y la adopción de las medidas cautelares contra el infractor o los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir los derechos objeto de protección en la LPI. También gozan de legitimación para iniciar acciones judiciales en el orden jurisdiccional civil las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual (arts. 150 y ss. LPI)[2].

Los derechos protegidos por las acciones comprendidas en los artículos 139 al 141 son derechos de propiedad intelectual de naturaleza exclusiva, tanto en su vertiente moral como patrimonial. Derechos que son reconocidos de conformidad con el Libro I y II de la LPI a los autores y a quienes ostentan, en virtud de una adquisición originaria, derechos de propiedad intelectual o los denominados derechos conexos. De lo anterior se colige:

a)    Que la protección no se refiere a la propiedad intelectual como una realidad indivisible, sino a las distintas facultades o derechos exclusivos que la integran, a saber: reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Cada violación es independiente y cumulativa a la lesión subsiguiente de otra de las facultades exclusivas que el derecho entraña. Del mismo modo, la infracción de cualquier derecho de explotación puede ser independiente pero también compatible con cualquier lesión derivada o concurrente de un derecho moral.

b)    Que el titular legítimo de la protección que otorga la LPI, ostenta una defensa dominical de sus derechos. Las acciones enumeradas derivan de un derecho de propiedad y tienen eficacia erga omnes.

La redacción vigente del precepto que nos ocupa es fruto de una serie de modificaciones efectuadas al amparo de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios[3] y de la Ley 23/2006 de 7 de julio por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril[4].

La modificación más significativa llevada a cabo en el año 2006, a salvo de la publicación de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor, se refiere a la posibilidad de solicitar las medidas de cesación específicas contenidas en el artículo 139.1 h) y las medidas cautelares previstas en el 141.6 contra los intermediarios de la sociedad de la información a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en la Ley.

A este respecto, la doctrina[5] se ha mostrado ajustadamente crítica en cuanto a la regulación resultante. Y ello, debido a la percepción generalizada de que la extensión al ámbito de la LPI del marco de responsabilidad previsto para los prestadores de servicios de la sociedad de la información y, en particular, para aquellos que actuaran como intermediarios, en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) ha sido articulada de manera deficiente. La principal fuente de conflictos en la aplicación del derecho positivo que, además, ha generado una considerable inseguridad jurídica es la falta de equiparación del régimen de responsabilidad de quien actúa como “intermediario” en la prestación de servicios de la sociedad de la información y el del infractor de los derechos de propiedad intelectual. Ello ha dado como resultado la falta de un régimen específico de responsabilidad a efectos indemnizatorios ya que éste se restringe a la legitimación pasiva del intermediario a los meros efectos de la suspensión de servicios como medida cautelar y la cesación definitiva de los mismos. Medidas cuya adopción por los tribunales, por otra parte, tampoco ha resultado exenta de dificultades en la práctica procesal.

Con la misma finalidad y con la intención de agilizar y aumentar la efectividad de dichas medidas, garantizando al tiempo los derechos de los prestadores de servicios y de los usuarios, la “Ley Sinde” ha articulado un nuevo sistema para solicitar la identificación y retirada de contenidos vulneradores de derechos de propiedad Intelectual en Internet.

En cualquier caso, a la luz de la redacción vigente de la LPI, una vez verificada la transgresión de los derechos, el infractor podrá ser condenado por la autoridad judicial, a instancia del demandante, al cese de la actividad ilícita. El cese comprenderá las medidas que establece el artículo 139 y que serán seguidamente analizadas.

II. Acciones y medidas cautelares urgentes en la jurisdicción civil

1. Acción de Cesación de la Actividad Ilícita

La acción de cesación que contempla la LPI tiene por objeto el cese de la actividad o actuaciones ilícitas del infractor con el fin de evitar la vulneración continuada de los derechos de propiedad intelectual. Es una acción real no posesoria que abarca no sólo el cese de la actividad ilícita sino también la prohibición de reanudación.

En sentido estricto, la acción se subdivide en tres acciones: la de cesación, la de remoción de la infracción y la de remoción de los medios empleados para llevar a cabo la infracción.

En particular, según el artículo 139 LPI el cese de la actividad ilícita podrá comprender:

a)      La suspensión de la explotación o actividad infractora, incluyendo todos aquellos actos o conductas dirigidos a eludir cualesquiera medidas tecnológicas eficaces, a fabricar o comercializar dispositivos destinados a eludir dichas medidas a los que se refiere el artículo 160.1  y 160.2; a suprimir o alterar toda información para la gestión electrónica de derechos o a distribuir o comunicar públicamente obras o prestaciones protegidas en las que se haya suprimido la información para la gestión electrónica de derechos. Es una medida de cesación cuyo objeto es poner fin a la infracción. Constituye una condena de hacer cuyo incumplimiento podría acarrear, de conformidad con los artículos 709 y 711 Lec, la imposición de multas coercitivas.

b)    La prohibición al infractor de reanudar la explotación o actividad infractora. Constituye una condena de no hacer que, en conjunción con la condena al cese de la actividad ilícita, pretende evitar la reincidencia en la conducta infractora.

c)    La retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción, incluyendo aquellos en los que haya sido suprimida o alterada sin autorización la información para la gestión electrónica de derechos o cuya protección tecnológica haya sido eludida. En este caso nos encontramos ante una medida de remoción, encaminada a evitar la distribución de ejemplares ilícitos en el mercado. Comprende tanto la retirada preventiva, en tanto se determina la existencia de un ilícito contra la propiedad intelectual, como la definitiva que en la mayoría de los casos conlleva la destrucción de los ejemplares ilícitos. La retirada se ejecutará a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

d)    La retirada de los circuitos comerciales, la inutilización y, en caso necesario, la destrucción de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos materiales, equipos o instrumentos destinados principalmente a la reproducción, a la creación o fabricación de ejemplares ilícitos. Otra medida de remoción que tiene por finalidad evitar la fabricación, producción y puesta en el mercado de nuevos ejemplares ilícitos.

e)    La remoción o el precinto de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada de obras o prestaciones, así como de aquellas en las que se haya suprimido o alterado sin autorización la información para la gestión electrónica de derechos o a las que se haya accedido eludiendo su protección tecnológica (en los términos establecidos en los artículos 162 y 160 respectivamente).

El hecho de que tras la novedad introducida por la Ley 23/2006 proceda la remoción o el precinto de los aparatos utilizados para la comunicación pública de obras o prestaciones protegidas, con independencia de que la comunicación pública sea ilícita o no, ha levantado cierta polémica ya que un sector de la doctrina sostiene que la extensión del alcance de la medida es excesiva en estos supuestos[6]. Entre otros motivos, aduce que las letras f) y g) del artículo 139.1 ya prevén medidas de remoción específicas para la defensa de los nuevos derechos que los artículos 160 y 162 establecen y que la aplicación de dichas medidas en los casos en que las obras están siendo comunicadas de manera lícita va contra el espíritu y la letra de la norma.

f)     El comiso, la inutilización y, en caso necesario, la destrucción con cargo al infractor, de los instrumentos cuyo único uso sea facilitar la neutralización o supresión no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador.

g)    La remoción o el precinto de los instrumentos utilizados para facilitar la supresión o la neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger obras o prestaciones aunque aquella no fuera su único uso. El objeto de esta medida es despojar al infractor de los instrumentos necesarios para realizar actos ilícitos, reduciendo la posibilidad de futuras infracciones.

h)    La suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la LSSI. Se trata de una medida de remoción dirigida a los intermediarios de la sociedad de la información y no a los proveedores de contenidos en Internet -cuyo régimen de responsabilidad no presenta especialidad alguna-. En concreto, a los prestadores de servicios de acceso y mera transmisión (art.14 LSSI), prestadores de servicios de memoria tapón (catching, art.15), de servicios de alojamiento temporal (art.16) y prestadores que facilitan enlaces con otros sitios web o directorios o servicios de búsqueda (art.17). De conformidad con la LSSI los citados prestadores de servicios se hallan exentos de responsabilidad respecto de las infracciones cometidas por los usuarios o destinatarios de los servicios mencionados. Dicha exención de responsabilidad ha suscitado, como ya se ha puesto de manifiesto, importantes problemas en la defensa de los derechos de propiedad intelectual ante los tribunales[7]. En este sentido, cabe destacar que tras la reforma de la LPI en el año 2006 -insuficiente en opinión de gran parte de la doctrina- queda precisado que la exoneración de responsabilidad no imposibilita el ejercicio de las acciones de remoción o suspensión previstas en este apartado del artículo 139 LPI, como tampoco la solicitud de las medidas cautelares contempladas en el artículo 141 contra los intermediarios de la sociedad de la información.

De conformidad con los apartados subsiguientes del artículo 139 LPI, el infractor podrá solicitar que la destrucción o inutilización de los mencionados ejemplares y material, cuando estos sean susceptibles de otras utilizaciones, se efectúe en la medida necesaria para impedir la explotación ilícita y en cualquier caso, lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los ejemplares adquiridos de buena fe para uso personal. Por otra parte, la Ley faculta al titular del derecho infringido para pedir la entrega de los referidos ejemplares y material a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

2. Acción Indemnizatoria

A)  Concepto

La acción indemnizatoria, que persigue la compensación económica al titular de los derechos infringidos a quien corresponderá, acreditar la existencia y entidad de los daños y perjuicios irrogados, se regula en el artículo 140 de la LPI, cuyo texto vigente procede de la reforma operada por la Ley 19/2006. A grandes rasgos, la reforma modifica los conceptos que serán objeto de resarcimiento tras la declaración de la infracción de derechos de propiedad intelectual, incluyendo los costes de investigación para la obtención de pruebas y transformando el marco regulatorio relativo a la partida del lucro cesante.

La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido (damnum emergens), sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener (lucro cesans) a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria -reza el artículo 140.1- podrá incluir, como hemos señalado, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial de que se trate.

B)   Criterios indemnizatorios

La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado y con carácter excluyente, conforme a alguno de los criterios siguientes:

a) Las consecuencias económicas negativas, lo cual incluye: la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita. Asimismo, en su caso, procederá la indemnización daño del moral[8], aún no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

C)   Prescripción de la acción

La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere el artículo 140 LPI prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pueda ejercitarla. Se entenderá para el cómputo del plazo de prescripción que la legitimación para el ejercicio de la acción nace con la producción del perjuicio.

3. Publicidad de la Resolución

Consiste en solicitar la difusión o publicación, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor (art.138 LPI). Su fundamento radica en la necesidad de informar a los consumidores y usuarios sobre la realidad de los productos y obras, y en el derecho de los titulares de los derechos de propiedad intelectual a que con esa publicidad se protejan sus productos (STS de 12 de junio de  2006, Sala de lo Civil).

4. Diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual

Si bien no existe regulación específica en la LPI sobre esta materia, el legislador pone, a través de la Lec, al alcance del titular de los derechos infringidos que pretenda iniciar una acción judicial, esta herramienta legal. De este modo podrá interesar del tribunal la práctica de determinadas diligencias de averiguación con el objeto de acreditar la infracción de sus derechos o la autoría, siempre que los hechos o circunstancias que se pretendan investigar estén fuera del alcance del titular del derecho presuntamente infringido sin contar con el auxilio judicial.

En particular, la Lec (art. 256.7º y 8º) regula dos clases de diligencias preliminares que por expreso deseo del legislador resultan aplicables en el ámbito de la protección de los derechos de propiedad intelectual:

La primera, encaminada a la identificación de los intervinientes en la cadena productiva o comercial y a la cuantificación de las mercancías o servicios. Puede ser destinatario de la medida cualquier persona física o jurídica que se encuentre en la cadena productiva o comercial de las mercancías o servicios legales, con independencia de que coincida con la persona del presunto infractor.

La segunda, con la finalidad de obtener determinada documentación financiera o comercial que permita la acreditación de la vulneración del derecho de propiedad intelectual, así como la cuantificación o estimación de las mercancías o servicios objeto de la infracción. La solicitud de este tipo de medida deberá acompañarse de un principio de prueba de la realidad de la infracción  y, en este caso, sólo puede dirigirse contra quien sería demandado como responsable de la infracción.

5. Medidas Cautelares

A. Medidas cautelares específicas en materia de propiedad intelectual.

El artículo 141 de la LPI establece seis tipos de medidas cautelares específicas -figuras que la cláusula general del artículo 727 de la Lec ya reconoce- para garantizar la ejecución de sentencias que puedan recaer en procedimientos en el ámbito de la propiedad intelectual. Ello no obstante, hemos de significar que el carácter abierto de las medidas del art. 727. 11º de la Lec permite al tribunal imponer cualquiera de las medidas que, según las circunstancias, resulten precisas para asegurar la efectividad del derecho, por lo que la enumeración del artículo 141 no constituye un numerus clausus.

Las medidas específicamente reguladas en el texto legal que nos ocupa consisten en las siguientes actuaciones a acordar por el tribunal:

a)    La intervención y depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita de que se trate o, en su caso, la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración.

b)    La suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública o de cualquier otra actividad que constituya una infracción de derechos de propiedad intelectual. También se prevé la posibilidad de prohibir dichas actividades con carácter previo a su inicio, siempre que existan indicios de que se vayan a iniciar de forma inminente.

c)    El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados, y del material empleado principalmente para la reproducción o comunicación pública.

d)    El secuestro de los instrumentos, dispositivos, productos y componentes referidos en los artículos 102.c) y 160.2 LPI y de los utilizados para la supresión o alteración de la información para la gestión electrónica de los derechos referidos en el artículo 162.2 LPI.

e)    El embargo de los equipos, aparatos y soportes materiales a los que se refiere el artículo 25 de la LPI – aparatos e instrumentos técnicos no tipográficos-, que quedarán afectos al pago de la compensación reclamada y a la oportuna indemnización de daños y perjuicios.

f)     La suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual.

B. Medidas cautelares urgentes y caución sustitutoria

La regulación vigente de estas medidas incorpora ciertas modificaciones con respecto a la redacción anterior a la Ley 23/2006, si bien mantiene una innegable ambigüedad que se pone especialmente de manifiesto en su párrafo primero, así como en lo relativo a la posibilidad de establecer una caución en sustitución de una medida cautelar de cesación.

En el párrafo primero del artículo 141 se faculta al órgano judicial, en caso de infracción o cuando exista temor racional y fundado de que ésta se vaya a producir inminentemente, para adoptar, a solicitud del titular de los derechos afectados, las medidas cautelares necesarias para su protección urgente[9]. Podría decirse que ello siembra la duda sobre si el precepto establece así las exigencias para proceder a la adopción de medidas cautelares en el ámbito de la propiedad intelectual desplazando, como norma especial al artículo 728 Lec o si éste también se aplica. La importancia de la cuestión estriba en la exigencia del periculum in mora, requisito que no se menciona de forma expresa en el artículo 141 LPI. La jurisprudencia ha venido a suplir la vaguedad de la norma exigiendo, con carácter general, la concurrencia de este requisito[10].

Del tenor de dicho artículo también se deriva la incertidumbre sobre si el demandado puede interesar la sustitución de la medida cautelar de cesación por una  garantía que, a juicio del tribunal, permita garantizar la completa ejecución de una eventual sentencia condenatoria (art.746 LEC). Si bien parece que nada obsta para que ello sea posible, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la Lec, un sector de la doctrina entiende que la caución sustitutoria no tiene sentido en relación con presuntas infracciones de los derechos cuyo estudio nos ocupa debido a que la posible indemnización cuyo aseguramiento persigue la medida, satisfaría al perjudicado en menor medida de lo que lo haría la propia cesación provisional de la conducta infractora.

Finalmente, el artículo 141, en su último párrafo, señala que la adopción de las medidas cautelares quedará sin efecto si no se presentara la correspondiente demanda en los términos previstos en la Lec. En cuanto a la regulación del procedimiento para la solicitud de las medidas, tras la derogación del artículo 142 LPI[11], resulta claro que la regulación procesal especial en él contenida viene a ser sustituida por la ley procesal general, a salvo de las precisiones efectuadas en relación con el peligro en la demora.

III.  CAUSAS CRIMINALES

En lo relativo a la protección de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito penal, la LPI, se limita a señalar en su artículo 143 que en las causas criminales que se sigan por infracción de los derechos en ella reconocidos podrán adoptarse las medidas cautelares procedentes en procesos civiles, conforme a lo dispuesto en la Lec, así como cualesquiera otras establecidas en la legislación procesal penal.

A este respecto hemos de tener en cuenta que en el proceso penal que regula nuestro ordenamiento jurídico existe una acumulación de pretensiones de orden penal y civil, de tal forma que en el mismo procedimiento se sustancia la responsabilidad penal y la reparación de los daños producidos por el ilícito penal.

Ello nos conduce a la conclusión de que el precepto que nos ocupa se refiere a la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar el cumplimiento de la sentencia penal únicamente en lo que se refiere al pronunciamiento reparatorio. Unas medidas de naturaleza diversa a las que se puedan acordar con el fin de asegurar el objeto del proceso.

Así la gran diferencia entre las medidas encaminadas a asegurar la sanción y las que garantizan la reparación del daño, radica en que mientras que las primeras pueden ser ordenadas de oficio por el juez de instrucción, las segundas han de ser solicitadas por el perjudicado por el hecho delictivo o por el Ministerio Fiscal, a quien corresponde ejercitar la acción civil junto con la penal, haya o no acusador particular en la causa, debido al carácter público de los delitos como establece el 108 LeCrim y recomienda la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado.